Aké sú výhody a nevýhody Európskej ochrannej známky?

Európska ochranná známka výhody a nevýhody jej registrácie

Základné informácie

Slovensko tvorí súčasť Európskej únie a európskeho hospodárskeho priestoru a je preto dobrou správou, že existuje možnosť registrácie ochrannej známky v jednom registračnom konaní pre celé územie Európskej únie. V dnešnom článku chcem poukázať na výhody i nevýhody, ktoré táto možnosť prináša.

Na konanie o zápis Európskej ochrannej známke je príslušný Európsky úrad pre duševné vlastníctvo Európskej únie (ďalej v texte len ako „EUIPO“), ktorý sídli v španielskom meste Alicante. Úrad EUIPO preferuje pri komunikácii elektronickú formu, t.j. podania je možné robiť priamo z počítača v kancelárii, resp. z pohodlia domova. Elektronizácia konania je výhodná jednak z finančného hľadiska (nie je potrebné platiť poštovné za zaslanie dokumentov do Španielska) ako i z hľadiska pohodlnosti (nie je potrebné fyzicky ísť na poštu).

Jazyk konania

Podania na úrad EUIPO je možné robiť vo všetkých štátnych jazykoch krajín Európskej únie (23 jazykov), teda aj v slovenčine. V prípade podania prihlášky o zápis Európskej ochrannej známky je však potrebné používať jazyky dva, a to podľa nasledovného kľúča: primárnym jazykom na vyplnenie prihlášky je štátny jazyk krajiny Európskej únie a za druhý jazyk je potrebné zvoliť si „jazyk úradu“ – angličtina, nemčina, španielčina, taliančina alebo francúzština. Napriek tomu, že na úrade EUIPO pracujú aj zamestnanci ovládajúci slovenčinu, druhý jazyk je potrebné uviesť pre účely konania. Prioritne je teda jazykom konania druhý zvolený jazyk (jazyk úradu).

Dĺžka konania

Elektronizácia úradu EUIPO má i tú výhodu, že konania na úrade bývajú časovo efektívnejšie v porovnaní s národnými úradmi. Keď napr. porovnám konanie na úrade Priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky s konaním na úrade EUIPO, tak v konaní na Slovensku je možné očakávať, v prípade ak podanie netrpí žiadnou vadou, že Osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra podávateľ získa za cca. 6-8 mesiacov (moja osobná skúsenosť). Naproti tomu v prípade podania prihlášky na úrade EUIPO v režime „fast track“ vieme Osvedčenie o zápise ochrannej známky EÚ získať už za 4 mesiace od podania prihlášky (v prípade podania prihlášky mimo režimu „fast track“  je konanie cca. 4-5 mesiacov). Uvedené platí v prípadoch, keď neexistuje prekážka zo strany príslušného úradu (napr. absencia rozlišovacej spôsobilosti označenia) a zároveň v konaní nebola podaná námietka proti zápisu ochrannej známky do registra. V oboch prípadoch uvedených v predošlej vete sa dĺžka konania predlžuje podľa špecifík konkrétneho konania.

Konanie na úrade EUIPO je teda paradoxne rýchlejšie ako konania na národných úradoch, pričom rozsah platnosti ochrannej známky EÚ je väčšia ako v prípade národnej ochrannej známky.

Cena konania

Ekonomický faktor v prípade registrácie ochrannej známky zohráva pri rozhodovaní sa dôležitú úlohu. Situácie podnikateľov sú vždy odlišné a preto nie je možné dopredu povedať, že Európska ochranná známka je pre neho tou najlepšou (rozumej najlacnejšou) voľbou. Avšak z pohľadu cena vs. rozsah platnosti ochrany je Európska ochranná známka výhodnou voľbou. Za základnú cenu poplatku pre jednu triedu tovarov a služieb vo vašej prihláške je nutné uhradiť sumu 850,- EUR, čo sa na prvý pohľad môže zdať veľa, avšak je nutné si uvedomiť, že za túto sumu dostanete (po úspešnej registrácii) ochranu v rámci celej EÚ (v čase písania textu 28 krajín). Ďalšiu triedu, t.j. druhú triedu tovarov a služieb uvedenú v prihláške úrad EUIPO požaduje platbu + 50,- EUR a za každú ďalšiu triedu je nutné uhradiť + 150,- EUR / trieda.

V prípade registrácie ochrannej známky pre tri triedy tovarov a služieb bude cena správneho poplatku vo výške 1.050,- EUR. Keď si danú sumu vydelíme počtom krajín, kde bude ochranná známka platná (28), potom zistíme, že za jednu krajinu sme zaplatili iba 37,50 EUR. Pre porovnanie, základný poplatok v prípade elektronického podania prihlášky na úrad Priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky stojí 96,- EUR.

Netreba zabúdať na tú skutočnosť, že platnosť ochrannej známky je 10 rokov od podania prihlášky. Cena za rok ochrany Vašej značky v jednom členskom štáte tak bude v priemere stáť 3,75 EUR.

Správca tovarov a služieb a možnosť podania prihlášky v režime „Fast track“

Obligatórnou náležitosťou prihlášky je uvedenie zoznamu tovarov a služieb, pre ktoré má byť ochranná známka zapísaná, pričom tovary a/alebo služby musia byť správne zatriedené podľa Nicejského triediaceho systému. Úrad EUIPO poskytuje možnosť využiť „Správcu tovarov a služieb“ (Goods & Services Administrator), prostredníctvom ktorého si viete už pred podaním prihlášky overiť, či váš zoznam tovarov a služieb je v poriadku a bude možné postupovať v režime „Fast track“ alebo bude potrebné vykonať manuálnu kontrolu zoznamu príslušným pracovníkom úradu. „Fast track“ konanie je možné vykonať vtedy, ak nie je potrebná manuálna kontrola zoznamu tovarov a služieb pracovníkom úradu. Úrad EUIPO vytvoril databázu vopred schválených názvov tovarov a služieb zatriedených do tried podľa Nicejského triediaceho systému. Ak váš zoznam tvoria tovary a služby podľa uvedenej databázy, tak nie je potrebná manuálna kontrola Zoznamu a registračný proces je časovo efektívnejší. Pokiaľ však v „Správcovi tovarov a služieb“ nenájdete tovar alebo službu, ktorú potrebujete, nezúfajte, použite tzv. „Rozšírený formulár“ a jediným rozdielom je strata možnosti využitia „Fast tracku“, teda vaša prihláška bude manuálne posudzovaná aj v rozsahu zoznamu tovarov a služieb.

TIP: Pozor na používanie „Správcu tovarov a služieb“ v konaniach pred inými úradmi, napr. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky neakceptuje znenie databázy úradu EUIPO (napriek tomu, že je ochranná známka EÚ platná aj pre územie Slovenska) a môže sa stať, že bude považovať vašu národnú prihlášku ako formálne chybnú a vyzve vás na jej úpravu, čo má za následok predĺženie registračného konania. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky používa pre účely triedenia tovarov a služieb znenie Nicejského triediaceho systému, na stránke úradu ho nájdete pod označením „NCL“ + číselné označenie aktuálneho znenia, napr. NCL (11-2020).

Prekážky v konaní

Napriek značným výhodám konania o Európskej ochrannej známke, je potrebné uviesť i prekážky, ktoré je potrebné mať na pamäti.

Najväčšia výhoda konania na úrade EUIPO sa stáva i jej slabinou. Obsiahnuť jedným konaním platnosť ochrannej známky pre územie celej EÚ je výborné, avšak územie EÚ nie je vnímané iba ako homogénny celok ale aj ako spolok 28 nezávislých štátov, pre účel konania vnímaných ako 28 nezávislých národných území, pre ktoré je možné separátne registrovať národnú ochrannú známku, ktorá môže tvoriť prekážku zápisu ochrannej známky EÚ. Platí zásada „all in“ or „all out“, v zmysle ktorej, ak nevznikne prekážka zápisu, platí ochranná známka pre celú EÚ („all in“), avšak na strane druhej, ak vznikne prekážka v čo i len jednom členskom štáte (napr. opisnosť označenia ako absolútna zápisná prekážka v jednom z úradných jazykov EÚ), potom sa tento problém vzťahuje na celú prihlášku („all out“). Samozrejme aj v takomto prípade existujú riešenia, avšak pokiaľ bude rozhodnutie úradu EUIPO (napr. uvádzaná existencia absolútneho dôvodu zamietnutia zápisu čo i len v jednej krajine) konečné, Európsku ochrannú známku vám úrad EUIPO nezapíše. Známkové právo je plné výnimiek, a i v prípade uvedenom v predošlej vete existujú možnosti ako ďalej postupovať tak, aby sa využil potenciál podanej prihlášky, k tomu však potrebujete kvalifikované rady skúseného zástupcu.

S narastajúcim rozsahom územia ochrany je samozrejmosťou i zvýšené riziko podania námietky proti zápisu ochrannej známky vlastníkom staršej ochrannej známky, resp. iným oprávneným subjektom. Je nutné si uvedomiť, že námietku je možné podať i na základe národnej ochrannej známky členskej krajiny EÚ, nie iba na základe staršej Európskej ochrannej známky. Na území EÚ je registrovaných viac než 11 miliónov ochranných známok. Pri prieskume je potrebné túto skutočnosť mať na pamäti a riadne ju zohľadniť. Rovnako ako v prípade uvedenom vyššie platí zásada „all in“ or „all out“ (prípadne využiť iný vhodný právny inštitút ak to okolnosti prípadu dovoľujú). 

Správne vyhodnotiť situáciu v príslušných registroch nie je ľahký „oriešok“ ani pre skúsených odborníkov. Právo podať námietku proti zápisu ochrannej známky do registra je subjektívnym právom oprávnenej osoby (rozumej tomu tak, že námietku môže ale nemusí podať) a námietku môže podať oprávnená osoba, ktorá sa cíti byť dotknutá registračným konaním na svojich právach (subjektívny pocit oprávnenej osoby je ťažko predikovať – mali sme prípady kedy sme námietku čakali a nebola podaná a naopak sme riešili námietky, ktoré boli zjavne neopodstatnené ale oprávnený subjekt sa cítil byť dotknutý na svojich právach :)

Podľa informácií úradu EUIPO je námietkou napadnutá jedna z piatich podaných prihlášok – aj z tohto dôvodu je podľa mňa rozhodnutie nechať sa zastúpiť kvalifikovaným zástupcom dobrá investícia, nakoľko tak viete riadne posúdiť vašu situáciu a podľa výsledkov sa rozhodnúť ako ďalej napredovať.

Náročnosť konania vs. potreba kvalifikovanej pomoci v konaní

Nakoľko som kvalifikovaným zástupcom pre konania na úrade EUIPO a vo svojej advokátskej praxi sa špecializujem primárne na oblasť Európskych ochranných známok, týmto svojím tvrdením idem tak trochu proti sebe ale nedá mi túto skutočnosť neuviesť. Dokážete si podať prihlášku sami? Samozrejme, že áno. Áno ALE! Vyplniť a podať prihlášku o zápis ochrannej známky EÚ nie je problém, formulár na vyplnenie je dostatočne intuitívny, prehľadný a podľa mňa je „users friendly“ (tento bod tiež považujem za výhodu Európskej ochrannej známky). OK, čo potom to „ALE“ v predošlej vete?

Vyplnenie a podanie prihlášky je LEN administratívny krok, ktorý potrebujete spraviť. Tomuto kroku by však mala predchádzať adekvátna príprava. Registračný proces ochranných známok u nás v advokátskej kancelárii Boldiz Law Firm s.r.o. nie je iba o bezhlavom vypĺňaní a podávaní prihlášok. Pred podaním prihlášky je nutné preskúmať všetky rozhodné skutočnosti či už na strane klienta, konajúceho úradu ale i situácie „na trhu“ ochranných známok ako i na hospodárskom trhu samotnom. Tu mi dajú za pravdu kolegovia a odborníci so špecifikáciou na ochranné známky. Zistenia je potrebné kvalifikovane posúdiť, ujasniť si v akej situácii sa nachádzame, prebrať si možné riziká (žiadne konanie nie je bez rizika) a rôzne možnosti ako sa s rizikami vysporiadať, poprípade navrhnúť iné riešenie, ktoré by mohlo byť v danej veci vhodnejším (i to sa stáva) a pod. Presne v tento moment je vhodné, aby „do hry“ vstúpil niekto kvalifikovaný, kto vie rozhodné fakty správne zistiť a následne riadne analyzovať a vyhodnotiť, toto je dôvod, prečo odporúčam nechať si poradiť od profesionála, ktorý pozná „úskalia“ a „zákutia“ problematiky ochranných známok. Áno, kvalifikovaný zástupca stojí extra financie ale v konečnom dôsledku Vám môže ušetriť kopu starostí a aj financií (čo si ani nemusíte uvedomiť, pokiaľ jeho radou napr. minimalizujete/eliminujete možnosť podania námietky treťou stranou a teda predídete konaniu o námietke proti zápisu ochrannej známky do registra) a vy svoj čas a energiu môžete využiť na tie podstatnejšie veci, na budovanie vašej značky na trhu.

Sú to detaily, ktoré rozhodujú, detaily, ktoré si ani nemusíte uvedomovať ale váš zástupca ich rozozná a upozorní na ne a v neposlednom rade, profesionálny zástupca je vždy na vašej strane.

Zhrnutie

Výhody	Nevýhody
- žiadne poštovné výdavky - pohodlnosť pri podaní dokumentov - možnosť vyplniť prihlášku v slovenskom jazyku - rýchlosť konania - cena konania - jednoduchosť procesu podania prihlášky - platnosť na území celej EÚ - „Správca tovarov a služieb“ - možnosť konania v režime „Fast track“	- zásada „all in“ or „all out“ - zvýšené riziko podania námietok z dôvodu väčšej územnej platnosti ochrannej známky

Záver

Cieľom tohto článku je priblíženie výhod a nevýhod, ktoré ponúka konanie o zápis ochrannej známky Európskej únie a dúfam vám bol/bude nápomocný. V prípade, ak potrebujete pomôcť alebo poradiť v oblasti práva ochranných známok, obracajte sa na profesionálnych zástupcov, ktorí ovládajú danú problematiku. V prípade záujmu sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu Boldiz Law Firm s.r.o. a radi vám pomôžeme nájsť vhodné riešenie vašej špecifickej situácie.